Larranaga Otano v OHIM (GRAPHENE) (Judgment) French Text [2014] EUECJ T-458/13 (16 October 2014)

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« Marque communautaire - Demande de marque communautaire verbale GRAPHENE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Joseba Larrañaga Otaño et Mikel Larrañaga Otaño, demeurant à Saint-Sébastien (Espagne), représentés par M^e F. Bueno Salamero, avocat,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 juin 2013 (affaire R 208/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal GRAPHENE comme marque communautaire,

composé de M. D. Gratsias, président, M^me M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

1 Le 18 mai 2012, les requérants, MM. Joseba Larrañaga Otaño et Mikel Larrañaga Otaño, ont conjointement présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GRAPHENE.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 13, 23 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 13 : « Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice » ;

4 Par décision du 28 novembre 2012, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement de marque communautaire pour les produits visés au point 3 ci-dessus, en vertu des motifs énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

5 Le 28 janvier 2013, les requérants ont formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 10 juin 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que la marque demandée était, pour tous les produits visés, dépourvue de caractère distinctif et descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

7 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé que celui-ci était composé tant du grand public que du public professionnel spécialisé, par exemple les professionnels des corps de sécurité, les entreprises de démolition ou les fabricants de textile, et était constitué des consommateurs connaissant l’anglais, langue du terme « graphene ».

8 En deuxième lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé qu’il ressortait des documents produits par les requérants que cette marque consistait en un terme anglais désignant un allotrope bidimensionnel du carbone et que le public anglophone pertinent percevrait ladite marque comme le nom d’un matériau spécifique. Sur la base des mêmes documents, elle a indiqué, d’une part, que, même si la découverte du graphène n’était pas récente, son isolation en 2004 avait permis aux scientifiques de reconnaître ses propriétés, notamment sa structure bidimensionnelle à l’épaisseur d’un atome, sa transparence, sa flexibilité et son élasticité, sa conductivité thermique et électrique, sa résistance, sa légèreté et son imperméabilité ou, du moins, sa perméabilité contrôlée et, d’autre part, que les domaines d’application possibles des nanomatériaux tels que le graphène incluaient l’informatique, la téléphonie mobile et l’électronique, le blindage, l’énergie et l’environnement, la médecine ou la santé. Ensuite, elle a passé en revue séparément les propriétés et applications du graphène spécifiques aux « armes à feu » relevant de la classe 13, aux « munitions et projectiles ; explosifs » relevant de la classe 13, aux « feux d’artifice » relevant de la classe 13, aux « fils à usage textile » relevant de la classe 23, aux « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 et, pour chacune de ces cinq catégories de produits, a estimé que, compte tenu desdites propriétés et applications, l’examinateur avait considéré à juste titre que les produits visés pourraient contenir du graphène ou être faits à base de celui-ci. Enfin, elle a conclu que la marque demandée était descriptive, car le terme « graphene » informait directement le public pertinent, en particulier le public spécialisé, d’une caractéristique de la nature des produits visés, à savoir leur composition, et le consommateur identifierait dans le signe demandé, sans processus intellectuel intermédiaire ou autre effort supplémentaire, le nom du matériau « graphène » compris dans la composition desdits produits.

9 En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue d’un tel caractère distinctif au motif que le public pertinent la percevrait comme le nom d’un matériau entrant dans la composition des produits visés, indiquant ainsi les caractéristiques conférées par ce matériau auxdits produits, et non leur origine commerciale.

12 À l’appui du recours, les requérants soulèvent trois moyens, tirés de violations de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et du principe de non-discrimination.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

13 Par le premier moyen, les requérants reprochent à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et avancent, à cet égard, deux griefs. Par le premier grief, tout en reconnaissant que le public pertinent percevra la marque demandée comme le nom d’un matériau concret et déterminé, ils font valoir qu’il n’existe aucun rapport direct entre les produits visés par la demande d’enregistrement et le graphène, dont les propriétés, selon des publications scientifiques « sérieuses », ne constitueraient pas une « panacée » et dont les applications seraient donc limitées à des domaines spécifiques, comprenant la nanotechnologie, l’informatique, l’électronique ou la téléphonie, étrangers auxdits produits. Or, il serait permis d’enregistrer comme marque un signe ayant une signification propre, pour peu que celle-ci, comme en l’espèce, ne renvoie pas aux produits couverts par ladite marque. Par le second grief, ils allèguent que l’analyse de la chambre de recours a porté sur des catégories générales de produits, attribuant indûment à tous les produits ainsi regroupés des caractéristiques du graphène, telle l’imperméabilité ou la perméabilité contrôlée, qui ne concerneraient que des produits particuliers, tels les conducteurs ioniques et les appareils de stockage moléculaire.

15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

16 Les signes ou indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec, EU:C:2001:461, point 39). Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée, et du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, point 17 et jurisprudence citée].

17 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T-208/10, EU:T:2011:340, point 17 et jurisprudence citée].

18 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 62) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 6 mars 2007, Golf USA/OHMI (GOLF USA), T-230/05, EU:T:2007:76, point 32, et SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 18].

19 En l’espèce, il convient d’observer, à titre liminaire, que la définition du public pertinent opérée par la chambre de recours (voir point 7 ci-dessus), qui n’est pas contestée par les requérants, doit être approuvée.

20 Quant au premier grief, pris, en substance, de l’inexistence d’un rapport direct entre les produits visés et le graphène en l’état actuel de la technique, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts OHMI/Wrigley, point 18 supra, EU:C:2003:579, point 32 ; du 21 janvier 2009, Korsch/OHMI (PharmaCheck), T-296/07, EU:T:2009:12, point 43, et SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 36]. Par ailleurs, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial (voir arrêt SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 37 et jurisprudence citée).

21 Il ressort également de la jurisprudence que le fait que la marque demandée décrive une caractéristique inexistante en l’état actuel de la technique n’exclut pas qu’elle soit perçue comme étant descriptive par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2008, ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T-47/07, EU:T:2008:377, point 30, et ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T-48/07, EU:T:2008:378, point 29].

22 Eu égard à cette jurisprudence, il suffit, pour justifier le refus de la marque demandée en l’espèce, que celle-ci, dans la perception du public pertinent, puisse être utilisée aux fins de désigner une caractéristique actuelle ou potentielle des produits visés, même inexistante en l’état actuel de la technique. Cette possibilité doit, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, être appréciée par rapport à la perception du public pertinent, et non selon la conclusion d’experts scientifiques.

23 En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours, aux points 23 à 28 de la décision attaquée, a fourni des éléments relatifs à la perception du public pertinent quant aux propriétés et applications du graphène pour cinq catégories de produits : premièrement, pour les « armes à feu » relevant de la classe 13, les propriétés pertinentes du graphène consisteraient en sa conductivité électrique, sa légèreté et sa résistance, et comporteraient notamment des applications dans les domaines de l’informatique et de l’électronique, voire du blindage ; deuxièmement, pour les « munitions et projectiles ; explosifs » relevant de la classe 13, la légèreté et la résistance du graphène seraient des caractéristiques très appréciées ; troisièmement, pour les « feux d’artifice » relevant de la classe 13, la conductivité électrique du graphène permettrait une grande précision spatiale et temporelle ; quatrièmement, pour les « fils à usage textile » relevant de la classe 23, l’imperméabilité ou la perméabilité contrôlée ainsi que la résistance, la légèreté et la flexibilité seraient des qualités très valorisées ; cinquièmement, pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, la chambre de recours a mis en exergue les propriétés thermiques et imperméables du graphène, ainsi que sa résistance.

24 Il y a lieu de considérer que, ce faisant, la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés dans la demande d’enregistrement, de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique actuelle ou potentielle desdits produits, à savoir l’utilisation du graphène dans leur composition.

25 La chambre de recours n’ayant pas commis d’erreur en confirmant le refus de la marque demandée, en application du motif énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le premier grief ne saurait être accueilli.

26 Quant au second grief, pris, en substance, de l’absence d’analyse du caractère descriptif pour chaque produit visé, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêt SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 33 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C-282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, points 37 à 40, et, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec, EU:C:2007:99, points 34 à 38).

27 En l’espèce, il convient de relever que la chambre de recours, aux points 23 à 28 de la décision attaquée, a distingué cinq catégories homogènes de produits visés, à savoir celles des « armes à feu » relevant de la classe 13, des « munitions et projectiles ; explosifs » relevant de la classe 13, des « feux d’artifice » relevant de la classe 13, des « fils à usage textile » relevant de la classe 23, et des « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25, qu’elle a analysées séparément en exposant pour chacune d’elles les propriétés et applications spécifiques du graphène dans la perception du public pertinent, avant de conclure au caractère descriptif de la marque demandée pour chacune de ces catégories homogènes de produits visés (voir point 8 ci-dessus). S’agissant en particulier des « fils à usage textile » et des « vêtements, chaussures, chapellerie », même à supposer que la qualité d’imperméabilité ou de perméabilité contrôlée du graphène ne puisse être perçue à l’égard desdits produits par le public pertinent, il n’en demeure pas moins que ledit public percevra les autres caractéristiques du graphène mises en exergue par la chambre de recours en lien avec ces produits, à savoir sa résistance, sa légèreté, sa flexibilité et ses propriétés thermiques.

28 La chambre de recours ayant dûment motivé sa décision pour chaque catégorie homogène de produits visés, le second grief ne saurait prospérer.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

30 Par le deuxième moyen, les requérants font grief à la chambre de recours d’avoir également méconnu le caractère distinctif de la marque demandée, le terme « graphene » ne constituant pas la manière habituelle de désigner les produits visés et ne donnant au public pertinent aucune information sur les éventuelles caractéristiques desdits produits.

31 Or, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29 ; du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T-28/06, Rec, EU:T:2007:330, point 43, et SLIM BELLY, point 16 supra, EU:T:2013:226, point 45].

32 En l’espèce, l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ayant été établie, à bon droit, par la chambre de recours, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination

34 Par le troisième moyen, les requérants excipent d’une violation du principe de non-discrimination, pris conjointement avec les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, dès lors que l’OHMI leur a précédemment accordé l’enregistrement de la marque communautaire GRAFENO pour des produits des classes 3, 7, 9 et 12, sous le numéro 10879682, et de la marque communautaire GRAPHENE pour des produits des classes 4, 5, 8, 11, 14 à 21, 24 et 26 à 34, sous le numéro 10900645, sans soulever d’objection quant au caractère descriptif ou à l’absence de caractère distinctif desdits signes pour les produits visés.

35 Or, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47 ; Deutsche SiSi-Werke/OHMI, point 18 supra, EU:C:2006:20, point 48, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T-640/11, EU:T:2013:225, point 33].

36 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 76). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, EU:C:2011:139, point 77, et RELY-ABLE, point 35 supra, EU:T:2013:225, point 34).

37 En l’espèce, il ressort de l’examen du premier moyen que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la demande de marque communautaire présentée par les requérants se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 35 et 36 ci-dessus, cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T-236/12, Rec, EU:T:2013:343, point 52], et cela indépendamment des circonstances indiquées au point 34 ci-dessus.

38 Au demeurant, il convient d’observer que, même si les enregistrements de marques invoqués par les requérants (voir point 34 ci-dessus) jouissent, en vertu de l’article 99 du règlement n° 207/2009, d’une présomption de validité dans les actions en contrefaçon intentées devant les tribunaux des marques communautaires, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 52 du même règlement, leur nullité éventuelle pourrait, le cas échéant, être déclarée sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon.

40 Aucun des moyens soulevés par les requérants ne s’avérant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

41 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

2) Joseba Larrañaga Otaño et Mikel Larrañaga Otaño sont condamnés aux dépens.

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